Die Antragstellerin ist die Inhaberin der Marke „The North Face“, die unter anderem für Bekleidung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen ist. Das Unternehmen störte sich daran, das ein Händler online Bekleidung für Tiere vertreibt und die Produkte mit „The Dog Face“ kennzeichnete.

Die Markeninhaberin könne von dem Online-Händler verlangen, dass sie ihre Tierbekleidungsprodukte nicht mit „The Dog Face“ kennzeichnet, stellte das OLG fest. Aufgrund der Zeichenähnlichkeit sei sie ihren Markenrechten beeinträchtigt.

Aufgrund einer gewissen Warenähnlichkeit der Outdoor-Bekleidung und der angebotenen Tierbekleidung sei davon auszugehen, dass die Verkehrskreise das Zeichen „The Dog Face“ gedanklich mit „The North Face“ verknüpfen würden.

Für die Annahme der Verletzung reiche es aus, dass die Wortfolge „The Dog Face“ sicherkennbar an die Marke „The North Face“ anlehne. Da die Marke der Antragstellerin in erheblichem Maße bekannt ist, werde der Verkehr trotz der erkennbar unterschiedlichen Bedeutung von „Dog“ und „North“ die Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen.

Es genüge, dass Kunden annehmen könnten, dass „The North Face“ ihr Sortiment auf Hundekleidung erweitert habe, um es dem sporttreibenden Hundebesitzer zu ermöglichen, seinen Outdoor-Sport im Partnerlook mit dem Tier zu betreiben.

Gerügt wird die Verwendung des Zeichens „MO“ für die Bewerbung des Angebots von Schuhen als eine Verletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Verwendung des Zeichens “Nike“ nicht geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr im Verhältnis zur Marke MO auszuschließen. Zur Untermauerung der gerügten Rechtsverletzung ist im Abmahnschreiben ein Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 17.01.2019 (6 U 167/17) dass die MO Streetware GmbH erstritten hatte beigefügt. Diese hat in dem Verfahren, eine Verletzung der Wortmarke „MO“ hinsichtlich des Vertriebs von Turnschuhen der Marke Nike geltend gemacht.

Verlangt wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung mit dem Inhalt es zu unterlassen, Schuhe unter dem Zeichen „MO“ zu bewerben.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L’Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. – Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. – Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL aF nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 [EuGH 08.07.2010 – Rs. C-558/08] Rn. 29 – Portakabin/Primakabin).

Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 – Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 – C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 [BGH 14.05.2002 – VI ZR 220/01] Rn. 17 – Hölterhoff).

Der BGH hat in anderem Zusammenhang, nämlich bei einer Abmahnung hinsichtlich einer verkauften Damenhose, gegen die Marke „MO“ entschieden.

Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen Verletzungstatbestand, genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird.

Nun hat der EuGH mit Urteil vom 22.12.2022 (C-148/21; C-184/21) entschieden, dass Amazon selbst zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn Markenrechtsverletzungen durch Werbeanzeigen Dritter begangen werden, aber beim Nutzer der Eindruck entsteht, dass Amazon selbst die Ware verkauft. Hier könne davon ausgegangen werden, dass ein Nutzen des eingetragenen Warenzeichens durch Amazon selbst vorliegt, wobei es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ankommt.

Geklagt hatte der Schuhdesigner Christian Louboutin, der seinen Luxusdamenschuhen nicht nur eine rote Sohle verpasst hat, sondern diese sich auch als EU-Marke hat markenrechtlich schützen lassen. Auslöser für das Verfahren war, dass auf Amazon regelmäßig Werbung von Schuhen mit roter Sohle gezeigt wurde, die ohne seine Zustimmung von Dritten in den Verkehr gebracht werden. Er sah darin, obwohl Amazon selbst nicht der Verkäufer war, gleichwohl seine Markenrechte verletzt.

Nach Auffassung der Richter spielte es dabei keine Rolle, dass die Schuhe nicht direkt von Amazon verkauft worden sind, sondern von Dritten, weil beim Nutzer jedenfalls der Eindruck entstehen konnte, dass die Schuhe auf Namen und Rechnung von Amazon verkauft werden. Eine markenmäßige Nutzung des eingetragenen Zeichens sei immer dann anzunehmen, wenn Amazon alle Anzeigen auf der Webseite einheitlich gestaltet, sein eigenes Händlerlogo auch auf den Anzeigen von Drittverkäufern präsentiert und zudem die Ware lagert und verschickt.