Es geht um eine Abmahnung der Firma FAST Fashion Brands GmbH, in der eine Verletzung der Wortmarke „MO“ durch den Verkauf von Turnschuhen der Marke Nike unter der Bezeichnung „NIKE AIR COURT MO IV“ bzw. „NIKE COURT MO 4“ auf der Handelsplattform Amazon zum Gegenstand der Abmahnung gemacht wird.
Gerügt wird die Verwendung des Zeichens „MO“ für die Bewerbung des Angebots von Schuhen als eine Verletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Verwendung des Zeichens “Nike“ nicht geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr im Verhältnis zur Marke MO auszuschließen. Zur Untermauerung der gerügten Rechtsverletzung ist im Abmahnschreiben ein Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 17.01.2019 (6 U 167/17) dass die MO Streetware GmbH erstritten hatte beigefügt. Diese hat in dem Verfahren, eine Verletzung der Wortmarke „MO“ hinsichtlich des Vertriebs von Turnschuhen der Marke Nike geltend gemacht.
Verlangt wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung mit dem Inhalt es zu unterlassen, Schuhe unter dem Zeichen „MO“ zu bewerben.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L’Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. – Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. – Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL aF nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 [EuGH 08.07.2010 – Rs. C-558/08] Rn. 29 – Portakabin/Primakabin).
Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 – Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 – C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 [BGH 14.05.2002 – VI ZR 220/01] Rn. 17 – Hölterhoff).
Der BGH hat in anderem Zusammenhang, nämlich bei einer Abmahnung hinsichtlich einer verkauften Damenhose, gegen die Marke „MO“ entschieden.
Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen Verletzungstatbestand, genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird.
